2023년 3월 22일, 연방 대법원은 잭 다니엘 테네시 위스키와 애견용 씹는 장난감이 관련된 Jack Daniel‘s Properties, Inc. 대 VIP Products LLC 사건의 구두 변론을 심리했다. 대법원은 상표법과 헌법 제1 수정헌법에 따른 언론의 자유의 교차점을 평가해야 했다.

잭 다니엘은 오래동안 잘 알려진 테네시 위스키 브랜드이다. VIP는 잭 다니엘의 독특한 사각 병 위스키를 모방하고 모양, 색상 및 글꼴이 잭 다니엘과 유사한 라벨이 있는 애견용 씹는 장난감을 판매한다. ‘잭 다니엘(Jack Daniel)’ 이름과 ‘오래된 No. 7 테네시 사워 매시 위스키’ 라는 묘사를 희화화 하여 애견 장난감에는 ‘배드 스파니엘(Bad Spaniel)’이라는 이름과 ‘테네시 카펫 위의 오래된 No. 2’라 표시되어 있다. 애견 장난감에는 ‘43% 개똥 용량’ 및 ‘100% 악취’ 라 나타내고 있다.

잭 다니엘은 VIP를 상표권 침해 및 희석으로 고소했다. VIP는 그러한 사용이 언론의 자유로서 보호대상이라고 반박했다. 지방 법원은 잭 다니엘의 손을 들어줬고 VIP의 이러한 사용은 잭 다니엘의 브랜드를 침해하고 변색시켰다고 판결했다. 제9 순회법원은 하급 법원의 결정을 뒤집고 VIP의 그러한 사용은 헌법 제1 수정 헌법에 의해 보호를 받는다고 판시했다. 순회법원은 Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)를 인용한 바, 이 사건에서는 제3자의 상표를 사용하는 저작물이 “예술적인 표현”이며 소비자를 “명시적으로 오도”한다고 간주되지 않는 한, 제1 수정헌법의 보호를 받는다고 판시하였다. 제9 순회법원은 VIP가 잭 다니엘의 상표를 사용한 것이 유머러스 한 표현이라고 보았으며 언론의 자유로서 보호받는다고 판단하였다.

대법원은 본 케이스와 관련하여 다음과 같은 문제를 다루게 된다. 상업용 제품에서 타사의 상표를 자신의 것처럼 유머러스 하게 사용하는 것이 상표법의 전통적인 혼동 가능성 법리의 적용을 받는지, 아니면 오히려 상표 침해 청구에 반하여 강화된 제 1수정헌법의 보호를 받는지 여부; 그리고 상업용 제품에서 타사의 상표를 자신의 것처럼 유머러스 하게 사용하는 것이 비 상업적이며 따라서 법적 문제로서 변색에 의한 희석이라는 주장을 배제하는지 여부이다.

구두변론에서 잭 다니엘은 상표법이 우선해야 하며 상표법 본문에는 표현적 저작물에 대한 예외는 없다고 주장했다. 잭 다니엘은 또한 Rogers가 적용되지 않으며, VIP의 그 애견용 장난감은 소비자에게 혼동을 일으켜 잭 다니엘의 브랜드 가치를 희석시키고 평판을 해칠 우려가 있는 상업용 제품이라고 주장하였다.

VIP는 이에 대해 자신들의 사용은 패러디이며 이는 본질적으로 비 상업적이며, 표현이라고 반박했다. 또한, VIP는 혼동 가능성이 있는 지의 문제 이전에, 어떤 것이 예술적 표현인지 여부를 결정하기 위해서는 로저스 테스트가 초기 스크리닝의 역할을 해야 하며, 이를 적용한 바, VIP의 패러디는 제1 수정헌법의 보호를 받는다고 주장했다. 대법원은 본 건에 대한 6월 판결을 예상하고 있다. 잭 다니엘에 유리한 판결은 상표권 침해 법리에서 헌법 제1 수정헌법의 보호를 완전히 제거할 수 있는 반면, VIP에 유리한 판결은 상표권자의 권리를 약화시키고 유머러스만 하다면 타인의 상표를 무단 사용하는 것을 광범위하게 허용할 수 있다. 전화: (202)585-8385

이메일: jpsihoules@nixonpeabody.com

<제네트 싸이하울스 변호사 Nixon Peabody 로펌>