미국에서 상표를 등록하기 위해서는 해당 상표가 상업적으로 사용되고 있다는 사용 증빙이 제출되어야 한다. 본 사용 증빙은 상표가 제품에 부착되어 있는 사진이나 판매되고 있는 웹사이트의 스크린 샷 등이 해당되는데, 상표 출원인들이 디지털 방식으로 허위 제작한 사용 증거자료를 계속해서 접수하자, 미 특허상표청은 이에 대응한 정책 변경을 시행하였다.

본 정책 변경은 2019 하반기에 시행되었으나, 아직 우리 한국기업에 익숙하지 않은 바, 본 칼럼에서 소개하고자 한다.

먼저, 미 특허상표청은 디지털로 조작된 사용 증거 자료에 대해 엄격한 심사 기준을 내렸다.

디지털 방식으로 허위 제작되거나, 실제 제품이 아닌 모형물로 제작된 사용 증거 자료는 미 특허상표청에서 요구하는 사용 증거 자료로 받아들여지지 않는다.

예를 들면, 제품의 묘사가 실제 제품이 아닌 디지털 렌더링(rendering)처럼 보이는 경우, 거래 시 통상적으로 포함되는 정보가 제품, 라벨 혹은 패키징에서 누락된 경우, 상표가 제품이나 포장 위에 떠 있는 것처럼 보이는 경우, 상표의 근처나 주변에 제품의 일부가 사라진 경우, 이미지에서 상표 주변이 픽셀화되어 있는 경우, 상표가 제품의 재질과 일치하지 않는 방식으로 제품에 찍힌 경우, 상표를 보여주는 화면 스크린샷에 웹사이트가 사용 중이 아니라고 표시되는 경우 등이 이에 해당된다.

해당 이미지가 수정된 이미지로 보일 경우, 심사관은 사용 증거 자료상 제품의 실제 존재유무를 조사하는 Office Action을 발부하게 되고, 상표 출원인은 이에 대한 증거를 제출해야 하겠다.

간혹 우리 기업에서 상표를 더 잘 보이게 하기 위해 디지털로 포토샵을 하는 경우를 보았다. 그러나, 향후로는 절대로 사진에 포토샵을 이용해서는 안되며, 사진 그대로를 증빙 자료로 제출해야 할 것이다.

두 번째, 미 특허상표청에 상표 출원 시, 미국이 아닌 다른 국가에 거주 또는 주요 사업장을 둔 외국인들은 직접 출원이 불가하고 반드시 미국 변호사를 선임하여 상표를 출원하여야 한다.

허위서류를 제출한 외국인 출원인에게는 상표출원 거부나 상표등록 취소 외에 별다른 처벌이 없는 것과 달리, 변호사 협회에 소속된 미국 변호사의 경우 USPTO와 주 변호사협회로부터 징계를 받을 위험이 있어 담당 변호사들은 진실에 입각하여 신중하고 정확한 업무를 처리해야 하므로, 이러한 허위 자료 제출 등의 문제 해결에 강수를 둔 것이다.

마지막으로 미 특허상표청은 상표 출원 및 등록에 관련된 모든 서류를 반드시 USPTO의 온라인 시스템 TEAS를 통해 제출하도록 규정을 변경하였다. 따라서, 출원인은 USPTO로부터 상표 출원과 등록 관련 공지사항에 대한 수신이 가능한 이메일 주소를 반드시 제공 및 유지해야 한다.

미 특허상표청은 여러 가지 제도의 추가 및 강화를 통해 상표 등록의 정확성과 투명성을 유지하려 한다. 향후 상표 출원을 계획하고 있는 우리 기업들은 이러한 변경된 규정을 숙지하고 이에 맞추어 상표 출원을 준비하여 성공적인 상표 등록을 완료하여야 하겠다. <끝>

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<김윤정 변호사 코트라LA IP 데스크>