상표권(trademark)이란 시장에서 다른 상품과 구별되게 하기 위하여 사용하는 이름, 로고, 디자인 등을 말한다. 미국에서 상표권을 등록하려면 이미 등록된 단어와 소비자가 혼동(confusion)하지 않도록 하여야 한다.

상표등록은 하기 전에 특허청 웹사이트(uspto.gov.)에서 이름을 검색하거나 검색을 전문으로 하는 회사에 의뢰, 상표등록 가능성을 알아보는 것이 시간을 낭비하지 않게 된다.

상표등록은 실제 사용하는 경우, 앞으로 사용할 계획이 있는 경우 등록이 가능하며 외국에서 받은 상표권을 근거로도 미국에 상표등록을 할 수 있다.

좋은 상표는 비즈니스의 자산이 된다. 삼성, LG, IBM, Coca Cola 등 수없이 많은 기업이 상표등록을 바탕으로 비즈니스를 키워왔다. 이러한 유명한 상표를 가지고 있는 회사와 계약하여 사용하려고 할 경우 어떤 조건들이 필요한가 알아본다.

우선 상표 소유자(licensor)와 상표 사용자(licensee)의 명칭과 주소가 들어가야 하며 licensor는 상표권의 소유자이며 licensee는 상표권을 사용하고자 한다는 문구가 들어가게 된다. 두 당사자가 대가(consideration)에 의하여 상표계약을 맺음을 써야 한다.

Licensor는 licensee에게 독점적 사용권을 줄 것인가를 밝혀야 하며 licensee가 sub licensee를 줄 수 있나 쓴다.

또한 상표자체의 권한은 licensor에게 남아 있고 licensee는 사용권한만 있음을 재차 강조한다.

Licensee는 사용 대가(royalties)로 얼마를 줄 것인가를 명시하며 상표 사용기간과 갱신 방법을 언급한다.

Licensee가 상표를 사용할 경우 그 상표가 부착되는 물품은 일정한 품질유지를 해야 함을 쓴다. 일정한 품질기준을 못 맞출 경우 처벌조항을 넣는다. 또한 품질검사를 위하여 licensor가 licensee의 비즈니스에 들어갈 수 있으며 장부조사를 할 수 있음을 언급한다.

Licensee가 상표 사용 중 상표에 관한 분쟁이 생길경우 licensee가 licensor에게 배상을 해야 하는지(indemnity) 언급한다.

위의 계약은 문서로 된 본 계약이 전부이며 구두로 한 것은 포함되지 않음을 쓰고 계약의 법원관할 주를 어디인지 언급한다. 마지막으로 양측의 사인과 증인 사인이 들어간다. 상표권에 대한 분쟁, 소송은 계속 일어나고 있다. 허락 없이 상표를 써서 큰 손해를 보는 일이 없도록 하여야 하겠다.

김윤한
<변호사>

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